Um pedido de marca normalmente tem um propósito simples. Uma empresa escolhe um nome, usa ou pretende usar, e pede proteção. Nem todo pedido é feito por esse motivo. Às vezes o depositante sabe que outra pessoa já usa o mesmo nome, ou não tem nenhuma intenção de usá-lo, e deposita para bloquear essa outra empresa, para ganhar vantagem em uma disputa ou para lucrar com a reputação alheia.
É aí que entra a má-fé. Um depósito de má-fé é, em resumo, um pedido feito em circunstâncias que não condizem com a finalidade legítima do sistema de marcas. Não existe uma definição única que valha em todo lugar. Os órgãos e os tribunais aplicam a sua própria lei. E a má-fé raramente é visível pela marca em si: dois pedidos para a mesma palavra podem ser, um honesto e o outro não. A diferença está nos fatos ao redor.
Depositar primeiro nem sempre basta
Muita gente acredita que "depositei primeiro, então é minha". Em vários países, o primeiro pedido válido tem muito peso. Mas o primeiro depositante não está automaticamente protegido se o pedido foi feito de má-fé. O direito de marcas não é simplesmente uma corrida para entregar formulários.
Pense em uma empresa que vende há anos sob uma marca, mas não a registrou em determinado país. Um concorrente percebe e deposita ali o mesmo nome. "Nós depositamos primeiro" não responde por que o pedido foi feito nem o que o depositante sabia.
Situações que muitas vezes levantam a questão
Tomar a marca de outra pessoa. Uma empresa usa NORTHSTAR para software e não a registrou em um país. Um terceiro deposita ali NORTHSTAR para o mesmo software e depois pede dinheiro para cedê-la. Os nomes coincidem, mas o que levanta a questão é o histórico em torno do depósito.
Depositar para revender. Depositar para vender o registro ao verdadeiro usuário é um padrão clássico. Isso não prova má-fé em todos os países, mas a conduta, o momento e o conhecimento do depositante viram prova.
Bloquear um concorrente. A empresa A está prestes a entrar em um mercado. A empresa B fica sabendo e deposita as marcas de A para os mesmos produtos. Se os depósitos foram feitos principalmente para atrapalhar, a questão surge.
Abusar de uma relação anterior. Um distribuidor, agente, licenciado, ex-funcionário, franqueado ou fabricante conhece uma marca por meio da relação e depois a deposita em nome próprio. A relação anterior pode mostrar como o depositante soube.
Pegar carona em uma marca famosa. Um nome conhecido atrai pedidos para produtos sem relação, feitos por pessoas que esperam se beneficiar da sua reputação. O tratamento das marcas notoriamente conhecidas varia conforme o país.
Nenhum plano real de usar a marca. Depositar antes do lançamento não é suspeito: as empresas muitas vezes garantem uma marca antes de entrar em um mercado. O que importa é o verdadeiro propósito no momento do depósito, que pode ficar claro pelas atividades do depositante.
O que é examinado
Um conflito comum entre marcas pergunta se elas se confundem. Um caso de má-fé pergunta por que o pedido foi feito, nessas circunstâncias, por esse depositante. Isso exige provas de fora do registro:
- e-mails e cartas entre as partes, e contratos como os de distribuição, licença ou agência
- notas fiscais e registros de vendas que mostrem relações anteriores
- sites arquivados, material de marketing, publicações em redes sociais e lançamentos de produtos
- histórico de registro de domínios e registros societários
A intenção raramente vem escrita em palavras claras. Ela é inferida dos fatos: o uso anterior da marca por outra pessoa, o conhecimento desse uso pelo depositante, uma relação comercial próxima, o momento, a ausência de qualquer motivo convincente para escolher a marca e uma conduta que sugira bloqueio ou aproveitamento. O conhecimento sozinho não prova a má-fé, e em geral nenhum fato isolado decide. Juntos, podem decidir.
O momento, em particular, pode contar uma história. Suponha que as negociações entre duas empresas fracassem em abril e uma deposite a marca da outra em maio. Isso não prova má-fé, mas levanta perguntas: o que o depositante sabia, havia um acordo sobre a marca, havia um plano de usá-la?
Onde a má-fé aparece
Ela pode ser levantada em uma oposição, em que é um dos fundamentos possíveis em alguns países, e depois do registro, em que pode embasar um pedido de cancelamento ou de nulidade da marca. Uma acusação não basta. Quem a faz geralmente precisa demonstrar os fatos e cumprir os requisitos legais do país. Um registro, portanto, não está necessariamente a salvo de contestação, e os titulares devem montar as suas carteiras com base em direitos reais e em um plano genuíno.
O depósito defensivo é outra coisa. Registrar uma marca em vários países antes de se expandir é gestão normal de carteira. Depositar cedo, ou de forma ampla, não é má-fé em si. O problema surge quando o depósito é usado para um fim indevido. Também ajuda manter as ideias separadas. Má-fé não é o mesmo que violação, que diz respeito ao uso não autorizado de uma marca, e um simples "copiaram a minha ideia" não é, de forma alguma, um fundamento de marcas.
Se alguém depositou a sua marca
Comece pelos fatos, não pelas acusações.
- Verifique o registro. Número do pedido, data do depósito, depositante, classes, produtos, situação e país.
- Reúna o seu próprio histórico. Quando você começou a usar a marca, onde, para quê, como ela foi divulgada e quando a outra parte poderia ter sabido.
- Reconstitua a relação, se houve uma: contratos, e-mails, notas fiscais, anotações de reuniões.
- Verifique o prazo. Se o pedido ainda está pendente, um prazo de oposição pode estar aberto, e pode ser curto.
- Observe a conduta do depositante. Sinais de conhecimento, depósitos repetidos, domínios relacionados, ofertas de venda.
- Peça a avaliação da situação a alguém que conheça a lei desse país. Quais fatos contam e qual procedimento está aberto varia. Podemos organizar isso por meio de um dos nossos parceiros lá.
Se alguém acusar você de má-fé, vale o mesmo no sentido inverso. Olhe o histórico do seu pedido: quando você escolheu a marca, quando começou a usá-la, que planos existiam antes do depósito, se você conhecia a outra parte, por que escolheu esses produtos. Guarde os seus registros.
Reduzir o risco antes de se expandir
- Faça uma busca adequada de grafias, sons, significados e produtos relacionados parecidos em cada país. Veja busca de marcas.
- Documente o desenvolvimento da marca: quando e por quem o nome foi criado, quando o domínio foi comprado, quando os produtos e o marketing começaram. Isso não cria direitos por si só, mas mostra um histórico comercial.
- Deposite antes de entrar em um mercado novo, e não depois do lançamento. Veja por que uma marca é territorial.
- Tenha cuidado com parceiros. Se um distribuidor, agente ou fabricante tem acesso à sua marca, deixe por escrito quem é o titular.
- Acompanhe os registros depois de depositar. Um prazo de oposição é muito mais fácil de tratar se você souber cedo do pedido. Veja monitoramento de marcas.
Perguntas frequentes
O que é um depósito de marca de má-fé?
Um pedido feito com finalidade indevida, e não para obter proteção real da marca. A definição e os requisitos variam conforme o país.
Depositar a marca de outra pessoa é sempre má-fé?
Não. O conhecimento de quem deposita, a relação entre as partes, o momento e os motivos do depósito importam.
Uma marca registrada de má-fé pode ser cancelada?
Em muitos países, potencialmente. O procedimento e os fundamentos dependem da lei.
Posso me opor a um pedido com base em má-fé?
Em alguns países, a má-fé é um fundamento de oposição. O prazo e o procedimento dependem do órgão.
Depositar primeiro torna a marca minha?
Não necessariamente. A data do depósito é importante, mas não elimina as dúvidas sobre má-fé ou sobre direitos anteriores.
Depositar antes de usar a marca é má-fé?
Não. Muitos países permitem depositar antes do uso, conforme as suas regras. A questão é a intenção real.
O que fazemos
A melhor proteção é evitar a situação: faça uma busca antes de construir a marca, deposite nos países que importam antes de entrar neles e acompanhe depósitos parecidos, para ficar sabendo enquanto ainda há tempo de agir.
Se você acha que alguém tomou a sua marca, escreva-nos de imediato. Dizemos o que o registro mostra e quais prazos se aplicam. Se o assunto precisar ser disputado, seja uma oposição, uma ação de cancelamento ou um caso na justiça, organizamos por meio de um dos nossos parceiros no país em questão e continuamos como o seu ponto de contato. Veja disputas de marcas. O glossário explica os termos.
Este artigo traz informações gerais e não constitui aconselhamento jurídico. As regras variam entre os países e mudam com o tempo; consulte a fonte oficial para o seu caso.