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Preuve d'usage : pourquoi une marque non utilisée peut être perdue

Un enregistrement ne vous permet pas de laisser une marque sur l'étagère pour toujours. Ce que signifie l'usage sérieux, combien de temps une marque peut rester inutilisée et quelles preuves conserver.

Enregistrer une marque ne signifie pas toujours que l'on peut ensuite l'oublier. Dans de nombreux pays, une marque enregistrée doit être sérieusement utilisée pour les produits ou services qu'elle couvre. Si ce n'est pas le cas, un tiers peut pouvoir demander à l'office ou à un tribunal de l'annuler, de la déchoir ou de supprimer les parties inutilisées.

Les détails varient beaucoup d'un pays à l'autre. Certains ont un délai fixe au-delà duquel le défaut d'usage devient un motif d'annulation. Certains exigent des déclarations ou des preuves d'usage à des moments précis. D'autres fonctionnent encore autrement. La première question est donc toujours : quelles sont les règles du pays où la marque est enregistrée ?

Ce qui compte comme usage

Le critère n'est pas simplement de savoir si le nom apparaît quelque part. La nature, l'ampleur, le lieu et le moment de l'usage comptent. Une marque sur un produit réellement vendu à des clients est une chose. Une marque sur un site web qui n'a jamais généré d'activité, ou sur des étiquettes qui dorment dans un entrepôt, en est une autre.

L'idée qui sous-tend la plupart des règles est l'« usage sérieux » : un usage commercial réel qui sert à conserver ou à conquérir un marché pour les produits ou services, et non un usage symbolique dont le seul but est de maintenir l'enregistrement en vie. Dans l'UE, la question porte notamment sur la nature des produits, le marché, l'ampleur et la fréquence de l'usage et sur sa justification commerciale.

Pourquoi le droit s'en soucie

Imaginez qu'une société enregistre cinq cents noms et en utilise dix. Si elle pouvait conserver à jamais les quatre cent quatre-vingt-dix autres, toute entreprise qui voudrait l'un d'eux serait bloquée par une marque qui ne représente rien sur le marché. Les règles sur le défaut d'usage maintiennent les registres pertinents et équilibrent les intérêts des titulaires et des nouveaux venus.

Combien de temps une marque peut-elle rester inutilisée ?

Il n'y a pas de réponse mondiale. Dans l'Union européenne, une marque de l'UE peut être déchue si elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'UE pendant une période ininterrompue de cinq ans, sous réserve d'exceptions. Le Royaume-Uni a sa propre règle de cinq ans. Les États-Unis fonctionnent avec la notion d'abandon, assortie de ses propres présomptions. D'autres pays ont d'autres délais.

On lit souvent qu'une marque est perdue après cinq ans de non-usage. C'est trop général. Cinq ans est un point d'alerte courant, pas une formule universelle, et la procédure et les conséquences diffèrent.

Ce qui compte en pratique

L'ampleur. Il n'existe pas de nombre minimal de ventes qui mette une marque à l'abri. Une société qui vend des yachts aura bien moins de transactions qu'une société qui vend de l'eau en bouteille. Une petite entreprise qui utilise sa marque sur un petit marché peut encore démontrer un usage sérieux. Ce qui compte, c'est que l'usage soit réel et ait un sens commercial pour ce type d'activité.

La forme. L'usage d'une marque sous une forme légèrement différente peut compter, si la différence ne modifie pas son caractère distinctif. Une nouvelle police de caractères peut convenir. Remplacer ORION par ASTRA est autre chose. Si vous changez d'image de marque, vérifiez quel enregistrement couvre ce que vous utilisez désormais.

Les produits et services. L'usage pour des logiciels ne démontre pas un usage pour des vêtements. Si vous avez enregistré une marque pour plusieurs types de produits et l'utilisez pour un seul, les autres peuvent être menacés. L'annulation partielle est possible dans de nombreux pays.

Le territoire. L'usage dans un pays ne maintient pas automatiquement un enregistrement en vie dans un autre. Dans l'UE, la question est l'usage dans l'UE dans son ensemble, apprécié par rapport à la taille du marché ; l'usage dans chaque État membre n'est donc pas exigé.

Qui l'utilise. L'usage par un licencié avec le consentement du titulaire peut compter comme usage du titulaire dans de nombreux pays. L'usage au sein d'un groupe de sociétés doit aussi être correctement consigné. Conservez la licence ou l'accord intragroupe.

L'usage en ligne. Une boutique en ligne qui fonctionne, avec de vrais clients, peut démontrer l'usage. Un nom de domaine ou un compte de réseau social seul ne le fait généralement pas. La publicité peut être pertinente, mais elle ne tient pas toujours lieu de ventes.

Pas encore lancée

Les start-ups déposent souvent bien avant le lancement. Si le développement prend des mois de retard, rien ne se passe immédiatement. Mais plus une marque reste inutilisée, plus le délai local compte. Si un lancement est repoussé de plusieurs années, réexaminez l'enregistrement au lieu de supposer que personne ne le remarquera.

Preuve d'usage dans d'autres procédures

L'usage peut être soulevé en dehors d'une action en annulation. Dans certains systèmes, si vous vous appuyez sur un enregistrement antérieur pour vous opposer à une autre demande, le demandeur peut vous demander de prouver l'usage de cette marque antérieure, une fois certaines conditions remplies. Un enregistrement peut être à la fois un droit et quelque chose que vous devrez peut-être étayer par l'usage.

Les preuves à conserver

Si votre marque est contestée, vous pourriez avoir à montrer qu'elle a été utilisée pendant une période donnée. Parmi les documents utiles :

  • factures, commandes, bons de livraison et rapports de ventes datés
  • emballages, étiquettes et photographies de produits
  • catalogues, brochures et listes de prix
  • pages web, annonces sur des places de marché et captures d'écran archivées
  • publicité, supports de salons professionnels et campagnes sur les réseaux sociaux
  • contrats de licence, de distribution et de franchise

Un seul document qui montre que le nom est faible. Un ensemble de pièces qui montre ce qui a été vendu, quand, à qui, où et sous quelle marque raconte une histoire claire. Les dates comptent : une page capturée aujourd'hui ne montre pas ce qui se passait il y a cinq ans. Conservez les preuves au fil de l'eau, classées par marque, pays, année et produits. N'attendez pas un litige.

Ne fabriquez pas de preuves après coup

Si une marque n'a presque pas été utilisée pendant des années, quelques ventes artificielles faites une fois la contestation arrivée ont peu de chances de résoudre le problème, et les offices et les tribunaux examinent les circonstances. L'usage réel, avec des pièces honnêtes, est la seule approche fiable.

Bonnes habitudes

  • Enregistrez les marques que vous avez réellement l'intention d'utiliser.
  • Gardez la liste des produits et services réaliste. Une liste large peut être difficile à défendre plus tard.
  • Commencez à utiliser la marque quand l'entreprise est prête, et ne laissez pas un lancement dériver.
  • Connaissez le délai de défaut d'usage dans chaque pays où vous détenez un enregistrement.
  • Passez le portefeuille en revue avant chaque renouvellement, et abandonnez les marques que vous n'utiliserez jamais.
  • Lorsque vous changez d'image de marque, vérifiez si de nouveaux dépôts sont nécessaires.

Questions fréquentes

Une marque peut-elle être annulée pour défaut d'usage ?

Dans de nombreux pays, oui. Le délai et la procédure diffèrent.

Combien d'années une marque peut-elle rester inutilisée ?

Il n'y a pas de réponse unique. Cinq ans est important dans l'UE et au Royaume-Uni, mais les règles diffèrent ailleurs.

Dois-je vendre un certain nombre de produits ?

Il n'existe pas de chiffre universel. L'usage sérieux dépend du marché, du produit et des circonstances.

La publicité peut-elle compter comme usage ?

Elle peut être pertinente, mais qu'elle suffise ou non dépend du pays et des produits ou services.

Renouveler une marque règle-t-il un problème de défaut d'usage ?

Non. Le renouvellement et l'usage sont deux questions distinctes. Une marque peut être renouvelée et rester exposée à une contestation.

Puis-je perdre une partie d'un enregistrement ?

Dans certains pays, oui. Une contestation peut ne viser que les produits ou services pour lesquels l'usage ne peut pas être démontré.

Après l'enregistrement

Tenir un enregistrement en ordre fait partie du travail. Nous pouvons renouveler vos marques et surveiller les dépôts similaires. Si votre marque est contestée pour défaut d'usage, dites-le-nous tout de suite : nous examinons vos preuves et, lorsque l'affaire doit être traitée dans le pays concerné, nous confions le dossier à l'un de nos partenaires sur place. Voir litiges de marques. Pour les termes de cet article, voir les entrées du glossaire sur l'usage sérieux et la déchéance pour défaut d'usage, et pour l'aspect calendrier, lisez les dates qui comptent.

Cet article est une information générale et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles diffèrent d'un pays à l'autre et évoluent avec le temps ; consultez la source officielle pour votre cas.

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