Llega un correo de una oficina de marcas, o bien otra empresa ha presentado una oposición contra su solicitud. La primera reacción suele ser la misma: ¿he perdido la marca?
No necesariamente. Una objeción, un requerimiento de la oficina, una oposición o una denegación no significan que la marca no pueda registrarse. Sí significan que debe prestar atención, y que el primer paso no es discutir. Tampoco es cambiar la marca, y desde luego no es ignorar la carta porque crea que la otra parte se equivoca. El primer paso es entender qué ha recibido, por qué se lo han enviado y cuándo debe responder.
No lo ignore y busque primero el plazo
Una notificación oficial puede llevar un plazo estricto. Si lo deja pasar, la solicitud puede considerarse abandonada, el caso puede seguir adelante sin su respuesta o puede perder la ocasión de exponer sus argumentos.
Los plazos varían. La USPTO suele conceder tres meses para responder a un requerimiento de la oficina, con una prórroga opcional de tres meses mediante el pago de una tasa en muchos casos. Una solicitud estadounidense presentada a través del Sistema de Madrid tiene seis meses y no admite prórroga. En la UE, una oposición sigue su propio calendario y la notificación indica las fechas de su caso. Otras oficinas aplican otros plazos.
Por tanto, antes de decidir qué decir, averigüe cuándo debe decirlo. No dé por hecho que la fecha del correo es el plazo. El plazo puede contarse desde la fecha de la notificación, la fecha de envío, la fecha en que usted la recibió o una fecha que cite el documento. Anote el plazo y fije otro propio, anterior.
¿Qué tipo de documento es?
La palabra «objeción» abarca varias situaciones distintas.
Un requerimiento de la oficina, o una objeción del examen. El examinador ha encontrado un problema jurídico o formal en la solicitud: un conflicto con una marca anterior, un nombre demasiado descriptivo, un problema de clasificación o de redacción, falta de pruebas.
Una oposición. Otra parte pide a la oficina que deniegue su solicitud, normalmente por un derecho anterior. Es una disputa entre partes, no solo la opinión de un examinador.
Una denegación provisional. En un registro internacional del Sistema de Madrid, un país que usted designó ha encontrado un motivo para denegar la protección en su territorio. Los plazos para responder varían según el país.
Un defecto formal. El problema no es la marca. Hay que corregir algo: un documento que falta, datos erróneos, una lista de productos poco clara.
Cada uno se trata de forma distinta. Averigüe quién lo envía y de qué se trata antes de hacer nada más.
Léalo entero
No se quede en el primer párrafo. Busque los motivos y la ley citada, las marcas anteriores mencionadas, los productos y servicios comparados, las modificaciones exigidas, las instrucciones para responder y cualquier derecho a pedir una revisión o a recurrir. Las oficinas suelen exponer sus razones y las pruebas en que se apoyan. No puede responder bien hasta que las entienda.
Separe los problemas
Una sola notificación puede contener varias objeciones. Supongamos que plantea tres puntos: un riesgo de confusión con una marca anterior, una lista de productos poco clara y un ejemplar de uso que no cumple el requisito. Una respuesta que solo discuta la similitud deja abiertos los otros dos. Haga una tabla breve: lo que dice la oficina, en qué se apoya y qué podría hacer usted al respecto. Una carta intimidante se convierte en una lista de tareas separadas.
Si la objeción trata de la similitud
Examine las dos marcas y los productos. La similitud puede venir del aspecto, el sonido, el significado o la impresión de conjunto, y la relación entre los productos importa tanto como los nombres. El mismo nombre para un software de contabilidad y para ropa no es el mismo caso que el mismo nombre para dos tipos de software. Véase qué significa «similar».
No compare las marcas como lo haría un diseñador, una al lado de la otra, preguntándose si puede distinguir los logotipos. La pregunta es qué impresión retienen los clientes y si podría llevarles a pensar que las empresas están vinculadas.
Después examine con atención la marca anterior citada. Búsquela en el registro oficial y compruebe:
- el texto o logotipo exacto, el titular y el territorio
- las fechas, las clases y los productos y servicios
- si sigue en vigor, o ha caducado, ha sido cancelada o limitada
- si está siendo impugnada
El registro a menudo difiere de su primera impresión. En algunos procedimientos también se puede pedir al titular de una marca anterior que demuestre que la ha usado, otra razón para revisar su historial.
Lo que no debe hacer
No escriba a la otra parte con enfado. Una vez iniciado un procedimiento formal, un comentario descuidado puede causar problemas. Primero averigüe qué se alega y en qué derechos se apoya.
No rediseñe todo de golpe. La objeción puede afectar solo a algunos productos, a una marca citada o a un punto que se arregla con una modificación. Entienda la situación jurídica antes de cambiar un sitio web, un envase o un dominio.
No dé por hecho que la solicitud puede reescribirse. Las oficinas limitan lo que puede cambiarse después de presentarla. Aclarar o restringir los productos y servicios suele ser posible. Cambiar la propia marca, por lo general, no.
Sus opciones
Según la notificación, puede responder con argumentos, restringir la lista de productos y servicios, aportar pruebas, corregir el punto formal, negociar con el opositor o, cuando una denegación es firme, pedir su revisión o recurrir, sujeto a plazos. En Estados Unidos, por ejemplo, tras un requerimiento definitivo de la oficina puede pedirse su reconsideración o recurrir ante la Trademark Trial and Appeal Board.
Una buena respuesta explica por qué la objeción no debería impedir el registro. «No estamos de acuerdo» no basta. Las pruebas suelen pesar más que las opiniones, y deben estar centradas en el asunto. Responda a los puntos planteados y deje fuera la historia de la empresa que no tenga relación con ellos.
A veces la objeción tiene razón. La descripción puede ser demasiado amplia, el nombre puede ser claramente descriptivo para los productos o la marca citada puede ser un obstáculo real. Entonces la respuesta sensata puede ser modificar, restringir, pactar condiciones con el otro titular o presentar otra marca. Cuando las partes acuerdan coexistir, que una oficina lo acepte depende del país, por lo que no es un camino garantizado.
Las primeras 24 horas
- Guarde la notificación y el correo con sus adjuntos.
- Anote quién lo envió y de qué tipo de documento se trata.
- Identifique la solicitud: número, marca, país, clases.
- Anote el plazo y fije otro interno, anterior.
- Lea los motivos y haga una lista de cada cuestión por separado.
- Busque las marcas citadas en el registro oficial.
- Reúna la solicitud original y sus pruebas.
- Evite las decisiones emocionales, como abandonar la marca o ponerse en contacto con la otra parte.
- Decida si quiere ayuda con la respuesta.
También ayuda tener un único expediente para el asunto, de modo que la notificación, la solicitud, las marcas citadas, las pruebas, los borradores y las fechas estén en un solo lugar.
Preguntas frecuentes
¿Una objeción significa que mi marca ha sido rechazada?
No. A menudo puede responderse, modificarse, negociarse o recurrirse. El resultado depende del país y de los motivos.
¿Cuánto tiempo tengo para responder?
Depende de la oficina y del tipo de notificación. Siga la fecha del documento oficial.
¿Cuál es la diferencia entre un requerimiento de la oficina y una oposición?
Un requerimiento de la oficina procede de la oficina o del examinador. Una oposición la presenta otra parte que se opone a su registro.
¿Qué ocurre si dejo pasar el plazo?
El resultado depende del país. En Estados Unidos, no responder a tiempo a un requerimiento de la oficina puede suponer que la solicitud se considere abandonada.
¿Debo cambiar mi marca de inmediato?
No antes de conocer los motivos, el alcance del problema y sus opciones.
¿Puedo responder yo mismo?
Las correcciones sencillas a veces son directas. Una denegación basada en una marca anterior, o una oposición, suele requerir una respuesta cuidadosa, así que puede valer la pena contar con ayuda.
Cómo podemos ayudar
Si llega una notificación sobre una solicitud que presentamos nosotros, le explicamos qué dice y cuáles son sus opciones. Una respuesta, o la contestación a una oposición, es un trabajo adicional, por lo que le enviamos por escrito un presupuesto aparte antes de empezar; véase cobrado solo si ocurre. Nuestra página sobre por qué deniegan las oficinas da el contexto, y el glosario explica los términos. Si se convierte en un caso contencioso, por ejemplo una oposición que hay que defender o una denegación que quiere recurrir, podemos encargar el asunto a uno de nuestros socios en ese país; véase disputas de marcas. Si lo que quiere es reducir de entrada la probabilidad de recibir una notificación, empiece por una búsqueda.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico. Las normas difieren entre países y cambian con el tiempo; consulte la fuente oficial para su caso.