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Une objection est arrivée : que faire en premier
Une lettre d'un office des marques, ou l'avis d'une opposition, n'est pas une défaite. Les premières heures comptent : ce qu'est le document, quel est le délai et ce qu'il dit réellement.
Un e-mail arrive d'un office des marques, ou une autre société a formé une opposition contre votre demande. La première réaction est généralement la même : ai-je perdu la marque ?
Pas nécessairement. Une objection, une notification de l'office, une opposition ou un refus ne signifient pas que la marque ne peut pas être enregistrée. Ils signifient en revanche qu'il faut y prêter attention, et que la première étape n'est pas de contester. Ce n'est pas non plus de changer de marque, et certainement pas d'ignorer le courrier parce que vous pensez que l'autre partie a tort. La première étape consiste à comprendre ce que vous avez reçu, pourquoi on vous l'a envoyé et quand vous devez répondre.
Ne l'ignorez pas, et cherchez d'abord le délai
Une notification officielle peut comporter un délai strict. Si vous le manquez, la demande peut être considérée comme abandonnée, l'affaire peut avancer sans votre réponse, ou vous pouvez perdre l'occasion de faire valoir vos arguments.
Les délais varient. L'USPTO accorde généralement trois mois pour répondre à une notification de l'office, avec une prolongation facultative de trois mois moyennant une taxe dans de nombreux cas. Une demande américaine déposée par le système de Madrid dispose de six mois, sans prolongation. Dans l'UE, une opposition suit son propre calendrier et la notification indique les dates de votre dossier. D'autres offices appliquent d'autres délais.
Avant de décider quoi dire, vérifiez donc quand vous devez le dire. Ne supposez pas que la date de l'e-mail est le délai. Le délai peut courir à partir de la date de la notification, de la date d'envoi, de la date à laquelle vous l'avez reçue ou d'une date citée dans le document. Notez le délai et fixez-vous-en un autre, plus tôt.
De quel type de document s'agit-il ?
Le mot « objection » recouvre plusieurs situations différentes.
Une notification de l'office, ou une objection de l'examen. L'examinateur a relevé un problème juridique ou formel dans la demande : un conflit avec une marque antérieure, un nom trop descriptif, un problème de classement ou de libellé, des preuves manquantes.
Une opposition. Une autre partie demande à l'office de refuser votre demande, généralement en raison d'un droit antérieur. C'est un litige entre parties, pas seulement l'avis d'un examinateur.
Un refus provisoire. Dans un enregistrement international relevant du système de Madrid, un pays que vous avez désigné a trouvé un motif de refuser la protection sur son territoire. Les délais de réponse varient d'un pays à l'autre.
Une irrégularité formelle. Le problème n'est pas la marque. Il faut corriger quelque chose : un document manquant, des informations erronées, une liste de produits peu claire.
Ces cas ne se traitent pas de la même façon. Déterminez qui l'a envoyé et de quoi il s'agit avant de faire quoi que ce soit d'autre.
Lisez-le en entier
Ne vous arrêtez pas au premier paragraphe. Cherchez les motifs et la loi citée, les marques antérieures mentionnées, les produits et services comparés, les modifications exigées, les instructions pour répondre et tout droit de demander un réexamen ou de former un recours. Les offices donnent souvent leurs raisons et les preuves sur lesquelles elles reposent. Vous ne pouvez pas bien répondre tant que vous ne les avez pas comprises.
Séparez les problèmes
Une seule notification peut contenir plusieurs objections. Supposons qu'elle soulève trois points : un risque de confusion avec une marque antérieure, une liste de produits peu claire et un spécimen qui ne répond pas à l'exigence. Une réponse qui ne discute que la similitude laisse les deux autres points ouverts. Faites un court tableau : ce que dit l'office, sur quoi il s'appuie et ce que vous pourriez faire. Une lettre effrayante devient une liste de tâches distinctes.
Si l'objection porte sur la similitude
Examinez les deux marques et les produits. La similitude peut tenir à l'aspect, au son, au sens ou à l'impression d'ensemble, et le lien entre les produits compte autant que les noms. Le même nom pour un logiciel de comptabilité et pour des vêtements n'est pas le même cas que le même nom pour deux types de logiciels. Voir ce que signifie « similaire ».
Ne comparez pas les marques comme le ferait un graphiste, côte à côte, en vous demandant si vous distinguez les logos. La question est de savoir quelle impression les clients en gardent et si elle pourrait leur faire croire que les entreprises sont liées.
Examinez ensuite de près la marque antérieure citée. Retrouvez-la dans le registre officiel et vérifiez :
- le libellé ou le logo exact, le titulaire et le territoire
- les dates, les classes et les produits et services
- si elle est toujours en vigueur, ou si elle a expiré, a été annulée ou limitée
- si elle est contestée
Le dossier diffère souvent de votre première impression. Dans certaines procédures, on peut aussi demander au titulaire d'une marque antérieure de prouver qu'elle a été utilisée, ce qui est une autre raison d'examiner son historique.
Ce qu'il ne faut pas faire
N'écrivez pas à l'autre partie sous le coup de la colère. Une fois une procédure formelle engagée, une remarque imprudente peut poser problème. Apprenez d'abord ce qui est allégué et sur quels droits on s'appuie.
Ne remaniez pas tout d'un coup. L'objection peut ne viser que certains produits, une marque citée ou un point qu'une modification permet de corriger. Comprenez la situation juridique avant de changer un site web, un emballage ou un domaine.
Ne supposez pas que la demande peut être réécrite. Les offices limitent ce qui peut être modifié après le dépôt. Préciser ou restreindre les produits et services est souvent possible. Modifier la marque elle-même, en général, ne l'est pas.
Vos options
Selon la notification, vous pouvez répondre par des arguments, restreindre la liste des produits et services, fournir des preuves, corriger le point formel, négocier avec l'opposant ou, lorsqu'un refus est définitif, demander un réexamen ou former un recours, dans les délais. Aux États-Unis, par exemple, une notification définitive de l'office peut être suivie d'une demande de reconsidération ou d'un recours devant la Trademark Trial and Appeal Board.
Une bonne réponse explique pourquoi l'objection ne devrait pas empêcher l'enregistrement. « Nous ne sommes pas d'accord » ne suffit pas. Les preuves pèsent généralement plus lourd que les opinions, et elles doivent être ciblées. Répondez aux points soulevés et laissez de côté l'historique de la société qui n'a rien à voir avec eux.
Parfois l'objection est fondée. La description peut être trop large, le nom peut être manifestement descriptif pour les produits, ou la marque citée peut être un véritable obstacle. La réponse raisonnable peut alors être de modifier, de restreindre, de convenir de conditions avec l'autre titulaire ou de déposer une autre marque. Lorsque les parties conviennent de coexister, l'acceptation par l'office dépend du pays ; ce n'est donc pas une voie garantie.
Les 24 premières heures
- Conservez la notification et l'e-mail avec ses pièces jointes.
- Notez qui l'a envoyé et de quel type de document il s'agit.
- Identifiez la demande : numéro, marque, pays, classes.
- Notez le délai et fixez-vous-en un autre, interne, plus tôt.
- Lisez les motifs et listez chaque point séparément.
- Recherchez les marques citées dans le registre officiel.
- Rassemblez la demande initiale et vos preuves.
- Évitez les décisions dictées par l'émotion, comme abandonner la marque ou contacter l'autre partie.
- Décidez si vous voulez de l'aide pour la réponse.
Il est aussi utile de tenir un seul dossier pour l'affaire, afin que la notification, la demande, les marques citées, les preuves, les projets et les dates soient au même endroit.
Questions fréquentes
Une objection signifie-t-elle que ma marque est rejetée ?
Non. On peut souvent y répondre, modifier la demande, négocier ou former un recours. Le résultat dépend du pays et des motifs.
De combien de temps dispose-t-on pour répondre ?
Cela dépend de l'office et du type de notification. Suivez la date indiquée dans le document officiel.
Quelle est la différence entre une notification de l'office et une opposition ?
Une notification de l'office émane de l'office ou de l'examinateur. Une opposition est formée par une autre partie qui s'oppose à votre enregistrement.
Que se passe-t-il si je manque le délai ?
Le résultat dépend du pays. Aux États-Unis, ne pas répondre à temps à une notification de l'office peut conduire à considérer la demande comme abandonnée.
Dois-je changer de marque tout de suite ?
Pas avant de connaître les motifs, la portée du problème et vos options.
Puis-je répondre moi-même ?
Les corrections simples sont parfois directes. Un refus fondé sur une marque antérieure, ou une opposition, appelle souvent une réponse soignée ; une aide peut donc valoir la peine.
Comment nous pouvons vous aider
Si une notification arrive pour une demande que nous avons déposée, nous vous expliquons ce qu'elle dit et quelles sont vos options. Une réponse, ou une réponse à une opposition, est un travail supplémentaire ; nous vous envoyons donc un devis écrit séparé avant de commencer, voir facturé seulement si cela arrive. Notre page sur pourquoi les offices refusent donne le contexte, et le glossaire explique les termes. Si l'affaire devient contentieuse, par exemple une opposition à défendre ou un refus dont vous voulez faire appel, nous pouvons confier le dossier à l'un de nos partenaires dans ce pays, voir litiges de marques. Si vous voulez d'abord réduire le risque de recevoir une notification, commencez par une recherche.
Cet article est une information générale et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles diffèrent d'un pays à l'autre et évoluent avec le temps ; consultez la source officielle pour votre cas.