Una solicitud de marca suele tener un propósito claro. Una empresa elige un nombre, lo usa o piensa usarlo, y pide protección. No todas las solicitudes se presentan por ese motivo. A veces el solicitante sabe que otra persona ya usa el mismo nombre, o no tiene ninguna intención de usarlo, y presenta la solicitud para bloquear a esa otra empresa, para ganar ventaja en una disputa o para aprovecharse de la reputación ajena.
Ahí entra la mala fe. Una solicitud de mala fe es, en pocas palabras, una solicitud hecha en circunstancias que no se ajustan al propósito legítimo del sistema de marcas. No existe una definición única que valga en todas partes. Las oficinas y los tribunales aplican su propio derecho. Y la mala fe rara vez se aprecia por la marca en sí: dos solicitudes para la misma palabra pueden ser una honesta y la otra no. La diferencia está en los hechos que las rodean.
Presentar primero no siempre basta
Mucha gente cree que «presenté primero, así que es mía». En varios países la primera solicitud válida tiene mucho peso. Pero el primer solicitante no queda protegido automáticamente si la solicitud se hizo de mala fe. El derecho de marcas no es simplemente una carrera por presentar formularios.
Pensemos en una empresa que lleva años vendiendo bajo una marca sin haberla registrado en un determinado país. Un competidor se da cuenta y presenta allí el mismo nombre. «Presentamos primero» no responde a por qué se hizo la solicitud ni a qué sabía quien la presentó.
Situaciones que a menudo plantean la cuestión
Apropiarse de la marca de otro. Una empresa usa NORTHSTAR para software y no lo ha registrado en un país. Un tercero presenta allí NORTHSTAR para el mismo software y luego pide dinero por cederlo. Los nombres coinciden, pero lo que plantea la cuestión es la historia que rodea la solicitud.
Presentar para revender. Presentar con el fin de vender el registro a quien realmente usa la marca es un patrón clásico. No demuestra mala fe en todos los países, pero la conducta, el momento y el conocimiento de quien presenta se convierten en prueba.
Bloquear a un competidor. La empresa A está a punto de entrar en un mercado. La empresa B se entera y presenta las marcas de A para los mismos productos. Si las solicitudes se hicieron sobre todo para obstaculizar, surge la cuestión.
Abusar de una relación anterior. Un distribuidor, agente, licenciatario, antiguo empleado, franquiciado o fabricante conoce una marca a través de la relación y luego la presenta a su propio nombre. La relación previa puede mostrar cómo llegó a conocerla quien presenta.
Aprovecharse de una marca famosa. Un nombre muy conocido atrae solicitudes para productos no relacionados de personas que esperan beneficiarse de su reputación. El tratamiento de las marcas notorias varía según el país.
Ningún plan real de usar la marca. Presentar antes del lanzamiento no es sospechoso: las empresas suelen asegurar una marca antes de entrar en un mercado. Lo que importa es el propósito real en el momento de presentar, que puede aclararse por la actividad del solicitante.
Qué se examina
Un conflicto ordinario entre marcas pregunta si son confundibles. Un caso de mala fe pregunta por qué se presentó la solicitud, en estas circunstancias, por este solicitante. Eso exige pruebas ajenas al registro:
- correos y cartas entre las partes, y contratos como los de distribución, licencia o agencia
- facturas y registros de ventas que muestren tratos anteriores
- sitios web archivados, material de marketing, publicaciones en redes sociales y lanzamientos de productos
- historial de registro de dominios y registros societarios
La intención rara vez se escribe con palabras claras. Se deduce de los hechos: el uso previo de la marca por otra persona, el conocimiento de ese uso por parte de quien presenta, una estrecha relación comercial, el momento, la ausencia de cualquier motivo convincente para elegir la marca y una conducta que sugiere bloquear o lucrarse. El conocimiento por sí solo no prueba la mala fe, y por lo general ningún hecho aislado la decide. Juntos, sí pueden hacerlo.
El momento, en particular, puede contar una historia. Supongamos que las negociaciones entre dos empresas fracasan en abril y una presenta la marca de la otra en mayo. Eso no prueba la mala fe, pero plantea preguntas: ¿qué sabía quien presentó?, ¿había un acuerdo sobre la marca?, ¿tenía un plan para usarla?
Dónde surge la mala fe
Puede alegarse en una oposición, donde en algunos países es uno de los motivos posibles, y después del registro, donde puede respaldar una solicitud de cancelación o nulidad de la marca. Una acusación no basta. Quien la formula suele tener que acreditar los hechos y cumplir los requisitos legales del país. Por tanto, un registro no está necesariamente a salvo de impugnación, y los titulares deben construir sus carteras sobre derechos reales y un plan genuino.
La presentación defensiva es otra cosa. Registrar una marca en varios países antes de expandirse es una gestión normal de la cartera. Presentar pronto, o de forma amplia, no es mala fe en sí mismo. El problema surge cuando la presentación se usa con un fin indebido. También ayuda mantener separadas las ideas. La mala fe no es lo mismo que la infracción, que se refiere al uso no autorizado de una marca, y un simple «copiaron mi idea» no es en absoluto un motivo de marcas.
Si alguien ha presentado su marca
Empiece por los hechos, no por las acusaciones.
- Compruebe el registro. Número de solicitud, fecha de presentación, solicitante, clases, productos, estado y país.
- Reúna su propia historia. Cuándo empezó a usar la marca, dónde, para qué, cómo la promocionó y cuándo pudo saberlo la otra parte.
- Reconstruya la relación, si la hubo: contratos, correos, facturas, notas de reuniones.
- Compruebe el plazo. Si la solicitud sigue pendiente, puede estar abierto un plazo de oposición, y puede ser corto.
- Examine la conducta del solicitante. Indicios de conocimiento, solicitudes repetidas, dominios relacionados, ofertas de venta.
- Haga evaluar la situación a alguien que conozca el derecho de ese país. Qué hechos cuentan y qué procedimiento está abierto varía. Podemos encargarlo a uno de nuestros socios allí.
Si alguien le acusa de mala fe, lo mismo vale a la inversa. Revise la historia de su solicitud: cuándo eligió la marca, cuándo empezó a usarla, qué planes existían antes de presentar, si conocía a la otra parte y por qué eligió esos productos. Conserve sus registros.
Reducir el riesgo antes de expandirse
- Busque a fondo grafías, sonidos, significados y productos relacionados parecidos en cada país. Véase búsqueda de marcas.
- Documente el desarrollo de la marca: cuándo y por quién se creó el nombre, cuándo se compró el dominio, cuándo empezaron los productos y el marketing. Esto no crea derechos por sí mismo, pero muestra una trayectoria comercial.
- Presente la solicitud antes de entrar en un mercado nuevo, no después del lanzamiento. Véase por qué una marca es territorial.
- Tenga cuidado con los socios. Si un distribuidor, agente o fabricante tiene acceso a su marca, deje por escrito quién es su titular.
- Vigile los registros después de presentar la solicitud. Un plazo de oposición es mucho más fácil de gestionar si se entera pronto de la solicitud. Véase vigilancia de marcas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una solicitud de marca de mala fe?
Una solicitud hecha con un fin indebido y no para obtener una protección real de la marca. La definición y los requisitos varían según el país.
¿Presentar la marca de otro es siempre mala fe?
No. Importan el conocimiento de quien presenta, la relación entre las partes, el momento y los motivos de la solicitud.
¿Se puede cancelar una marca registrada de mala fe?
En muchos países, potencialmente. El procedimiento y los motivos dependen de la ley.
¿Puedo oponerme a una solicitud por mala fe?
En algunos países la mala fe es un motivo de oposición. El plazo y el procedimiento dependen de la oficina.
¿Presentar primero hace que la marca sea mía?
No necesariamente. La fecha de presentación es importante, pero no elimina las dudas sobre la mala fe ni sobre derechos anteriores.
¿Presentar antes de usar la marca es mala fe?
No. Muchos países permiten presentar antes del uso, con sujeción a sus normas. Lo que importa es la intención real.
Qué hacemos
La mejor protección es evitar la situación: busque antes de construir la marca, presente la solicitud en los países que importan antes de entrar en ellos y vigile las solicitudes similares para enterarse mientras aún hay tiempo de actuar.
Si cree que alguien se ha apropiado de su marca, escríbanos de inmediato. Le diremos qué muestra el registro y qué plazos se aplican. Si el asunto hay que litigarlo, ya sea una oposición, una acción de cancelación o un caso ante un tribunal, lo organizamos a través de uno de nuestros socios en el país correspondiente y seguimos siendo su punto de contacto. Véase disputas de marcas. El glosario explica los términos.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico. Las normas difieren entre países y cambian con el tiempo; consulte la fuente oficial para su caso.