ブランドが国境を越える準備ができたとき、最初の問いは、通常、そこでどう保護するかです。主な答えは2つあります。各国の商標庁に直接出願するか、1つの国際出願で複数の国での保護を求められるマドリッド制度を利用するかです。
どちらかが単純に優れているわけではありません。正しい選択は、どこで販売するか、すでに何を持っているか、ポートフォリオがどう成長すると見込むかによって異なります。両方、というのが答えになることもあります。
それぞれの経路とは
国別の出願は、米国のUSPTO、英国のUKIPO、トルコのTÜRKPATENTのように、その国の官庁に直接行います。出願はその国の法律に基づいて審査され、受け入れられれば、その国で権利が生じます。
マドリッド制度はWIPOが運営しています。資格のある権利者は、1つの言語で1件の国際出願を行い、保護を望む加盟国を指定します。WIPOの手数料はスイスフランで支払います。世界共通の商標ではありません。指定された各官庁は、自国の法律に基づいて商標を審査し、拒絶することができます。
まず基礎となる商標が必要です
マドリッド制度は、すでにお持ちのものから出発します。マドリッド制度の加盟国である本国の官庁での商標出願または登録です。これが「基礎商標」であり、国際出願はその官庁を通じて行います。トルコの事業者の場合、出発点はTÜRKPATENTへの出願になります。
つまりマドリッド制度は、保護を拡張し管理するための方法であり、本国での出願を省くための方法ではありません。また、審査に取って代わるものでもありません。指定した各国は、それぞれ独自のスケジュールで自ら判断します。
1か国の拒絶が他の国に影響することはない
10か国を指定して1か国が拒絶しても、他の9か国には影響しません。拒絶した国は独自の手続きに従い、お客様が回答するための独自の期限があります。その期間は加盟国によって異なり、その段階で現地の代理人を求める国もあります。結果は国ごとに異なることがあり、それは普通のことです。
5年間の従属関係
最初の5年間、国際登録は基礎商標に依存します。その間に基礎出願が拒絶、取消し、取下げ、またはその他の理由で消滅した場合、国際登録も同じ範囲で消滅することがあります。これはセントラルアタックと呼ばれます。すべての登録に起こるわけではありませんが、その上に国際的なポートフォリオを築く前に、本国の出願がしっかりしていることを確認すべき理由になります。弱い基礎商標は、頼りない土台です。
マドリッド制度が役立つ場面
- 複数の国を一度に。1件の出願、1組の日付、国際登録の1回の更新。
- 管理。更新、権利者や住所の変更、後からの追加を、一括して扱えます。
- 成長。後から国を追加できるので、ポートフォリオを事業に合わせて広げられます。たとえば、1年目はEUと英国、2年目は米国、その後さらに市場を追加するといった具合です。
国別の出願が役立つ場面
- 保護が必要なのが1か国、または特定の少数の国だけの場合。
- ある国が特に重要で、その官庁と直接やり取りしたい場合。最初から現地の代理人を付けることもあります。
- ある国に、使用、証拠、分類についての特別な規則があり、それに備えたい場合。
- マドリッド登録とその5年間の従属から独立したポートフォリオが欲しい場合。
欧州連合については、第三の選択肢があります。1か国以上の加盟国での国内登録、EU商標、またはEUを指定する国際登録です。どれが合うかは市場によります。地域の制度をご覧ください。
費用はどうなりますか？
場合によります。マドリッド制度には、基本手数料に加えて、区分ごとおよび指定する国ごとの手数料があり、独自の個別手数料を課す国もあります。直接出願は、官庁ごとの手数料に加え、多くの場合は現地の代理人も必要です。マドリッド制度が常に安いわけではなく、国別の出願が常に安いわけでもありません。2か国なら、比較はどちらにも転びえます。10か国や20か国なら、マドリッド制度が省く手続きの手間のほうが、通常は大きくなります。料金のページでは、多くの国の官庁手数料を示していますので、比較できます。
選ぶ前に比べる
次の点を見てください。
- 現在と近い将来に、実際に何か国必要か
- 基礎商標となりうる本国の出願があるか、その強さはどの程度か
- 希望する国がマドリッド制度の加盟国か
- 各市場がどれほど重要か
- 商品と役務、そしてそれらが国によって異なるべきか
- 商標の存続期間全体の費用：調査、出願、拒絶理由への回答、更新、追加
よくある2つの間違い
調査の前にルートを選ぶ。最初の問いは、その名称が重要な市場で空いているかどうかです。主要市場に深刻な抵触がある場合、問題はマドリッドか国別かではなく、そこでその名称を残すかどうかです。商標調査をご覧ください。
あらゆる国で登録する。ポートフォリオは事業のためにあるべきです。費用に見合う市場を保護し、成長に合わせて追加しましょう。
例
トルコの会社ARVENAは、トルコで販売しており、3年かけてドイツ、フランス、英国、米国、カナダ、アラブ首長国連邦に参入する計画です。これらの市場の一部では国別およびEUを通じて出願し、他にはマドリッド制度を使い、あるいはルートを組み合わせることもできます。決め手となるのは、どこで収益が上がるか、製品がどこで作られ、売られるか、名称が空いているか、そしてその後ポートフォリオをどう管理するかです。国の数だけで決まるわけではありません。
よくある質問
マドリッド制度は世界共通の商標と同じものですか？
いいえ。多くの国で保護を求めるための一元的な手続きです。各国は自国の法律に基づいて判断します。
マドリッド制度を使う前に、商標が必要ですか？
はい。ご自身が関係する加盟国の官庁での、基礎出願または基礎登録が必要です。
マドリッド制度は直接出願より安いですか？
必ずしもそうではありません。国、区分、必要な作業によります。
後から国を追加できますか？
はい。国際登録がなされた後でも、該当する手数料を支払うことで、国を追加できます。
ある国が拒絶したらどうなりますか？
拒絶はその国にのみ適用されます。通常は回答のための期間があり、国によって異なります。
両方のルートを使えますか？
はい。多くのポートフォリオは、一部の市場にマドリッド制度を、他の市場に直接出願を使っています。
ルートを計画する
当社のマドリッドのサービスは、お客様の本国の商標が基礎になれるか、マドリッド制度がどこで役立ち、どこで役立たないかを確認することから始まります。国ごとの比較については、国・地域と料金をご覧になるか、市場のリストを添えてご連絡ください。
本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。規則は国によって異なり、時とともに変わります。ご自身の案件については公式の情報源をご確認ください。